Derecho de Marcas y Contratos de Licencia: Conceptos y Regulación Legal

Las marcas

Atendiendo al artículo 4 de la Ley de Marcas, estas son todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Se diferencia el resultado material y tangible de su actividad y es representada en el Registro de Marcas de forma que permita a las autoridades competentes determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Las marcas atienden a múltiples clasificaciones y diferenciaciones que pueden basarse en diferentes criterios:

• Vía de concesión: Nacional, UE o internacional.
• Objeto y actividad: Producto o servicio.
• Elementos del signo: Dibujos, letras, cifras.
• Origen empresarial.

La función de la marca es la indicación de origen, la protección del consumidor y de los usuarios al facilitar la toma de decisiones, así como la garantía de calidad, ya que los productos de una marca responden a un estándar determinado.

Adquisición y vigencia del derecho

La adquisición del derecho de marca se realiza mediante el registro en la OEPM y tiene efecto constitutivo. Podrán constituir el derecho de marca siempre que se cumplan los requisitos de: ser susceptibles de representación, tener fuerza distintiva y no incurrir en prohibiciones absolutas o relativas.

El registro y derecho se otorga por diez años y podrá renovarse en periodos sucesivos, siempre que se abone la tasa correspondiente. Se impone al titular el deber de uso de la marca de manera activa (la falta de uso conlleva la caducidad). La marca otorga un derecho configurado como monopolio de uso:

• El titular posee la posibilidad de usar su marca en el tráfico económico.
• Puede prohibir su uso por un tercero no autorizado.
• Puede prohibir la inscripción en el registro de la misma marca o de signos para productos o servicios idénticos.
• Se puede solicitar la nulidad de una marca inscrita con posterioridad.
• La marca puede ser objeto de negocio mediante la cesión o la transmisión, así como extinguirse por nulidad absoluta, relativa o caducidad.

Licencia de marca

El contrato de licencia de marca es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca permite que otro comerciante identifique con ella los bienes y servicios que ofrece. El titular no transfiere la titularidad, sino que se trata de una cesión del derecho de uso para explotar la marca en el mercado a cambio de un pago o porcentaje de beneficios.

Se regula en el artículo 48 del Código de Comercio, que establece lo siguiente:

1. Ámbito: Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del ámbito territorial. Las licencias podrán ser exclusivas (solo un licenciatario puede utilizar la marca) o no exclusivas (varios sujetos pueden explotarla).
2. Acciones legales: El licenciatario actúa como empresario. Los derechos conferidos por el registro podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole las disposiciones del contrato (duración, forma, naturaleza de productos, territorio o calidad).
3. Sublicencias: El titular de una licencia no puede cederla a terceros ni conceder sublicencias, salvo pacto en contrario.
4. Derecho de uso: El titular tiene derecho a usar la marca durante la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo pacto en contrario.
5. Naturaleza no exclusiva: Salvo pacto en contrario, la licencia no es exclusiva y el licenciante podría conceder otras licencias y usar por sí mismo la marca.
6. Reserva de uso: Cuando la licencia sea exclusiva, el licenciante solo podría utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
7. Defensa de la marca: Normalmente es el titular quien ejerce las acciones relativas a la violación; sin embargo, podrá hacerlo el licenciatario cuando el titular no lo haya hecho por sí mismo, pudiendo intervenir para obtener la reparación del perjuicio.